А. С. Ворожевич
Товарные знаки. Проблемы применения ответственности за нарушения прав

1.3. Незаконное использование общеизвестных товарных знаков

Правовая охрана товарных знаков распространяется на товары (услуги), в отношении которых они зарегистрированы. Это означает, что все иные лица могут зарегистрировать и использовать схожее обозначение в отношении неоднородных товаров (услуг). Для обычных товарных знаков, не обладающих широкой известностью, это правило вполне оправдано. При однородности товаров (услуг) правообладатель и нарушитель являются потенциальными конкурентами. Появление на рынке одноименных товаров в такой ситуации лишает правообладателя части потребителей. На стороне правообладателя возникают имущественные потери. С другой стороны, появление на рынке пусть и одноименных, но принципиально иных по своей сути товаров не влияет на бизнес правообладателя: потребители не откажутся от его товаров (услуг).

Ситуация принципиальным образом меняется, когда речь заходит об общеизвестных товарных знаках.

Под общеизвестными товарными знаками понимаются обозначения, которые в результате интенсивного использования стали широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. Подобные обозначения, как правило, не просто индивидуализируют конкретные товары и услуги, но и выступают символом деловой репутации.

Как было отмечено М. Спенсем, «бренд может быть настолько успешным, что он как таковой становится ценным товаром. Когда покупатель приобретает обычную футболку с размещенным на ней известным лейблом одного из модных домов, можно предположить, что подобный бренд информирует его о тех усилиях, которые предпринял производитель для создания качественной футболки. Вместе с тем намного более вероятным является то, что потребитель хочет приобрести ассоциации, возникающие в связи с брендом как таковым, поскольку такие ассоциации являются средством борьбы за социальный престиж. Цена, которую он платит за футболку, частично отражает ценность футболки как предмета одежды. Но она также включает в себя ценность бренда»^[23].

В совместной Рекомендация Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеи ВОИС «О положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков»^[24] установлен перечень обстоятельств, которые должен принять во внимание компетентный орган при решении вопроса о том, является ли товарный знак общеизвестным или нет:

• степень известности или признания товарного знака в соответствующем секторе общества;

• продолжительность, степень и географический район любой деятельности по продвижению знака, включая рекламу или пропаганду и презентацию на ярмарках или выставках товаров и/или услуг, для которых используется товарный знак;

• продолжительность и географический район осуществленных регистраций знака и/или любых заявок на его регистрацию в той степени, в какой они отражают использование или признание этого товарного знака;

• материалы, отражающие факты успешной реализации прав на знак, в частности отражающих степень, в которой этот товарный знак был признан общеизвестным компетентными органами;

• ценность, присущая данному товарному знаку^[25].

Решение о признании товарного знака общеизвестным принимает Роспатент на основе заявления правообладателя. Роспатент ведет отдельный Реестр общеизвестных товарных знаков. В настоящее время в Реестр общеизвестных товарных знаков включено около 200 товарных знаков.

При присоединении Российской Федерации к ВТО у отдельных государств-членов возникли вопросы относительно установленного административного порядка признания знака в качестве общеизвестного. Были приведены примеры, когда широко известные, обладающие значительной репутацией товарные знаки не получили признания в качестве общеизвестных в России.

Представители российской стороны отметили, что ГК РФ не содержит каких-либо норм, устанавливающих связь между предоставлением правовой охраны товарному знаку, который считается общеизвестным, и его включением в перечень. Таким образом, если правообладатель такого товарного знака предъявляет иск о нарушении его прав на товарный знак, суд определит, были ли нарушены права владельца товарного знака независимо от факта включения этого товарного знака в перечень. Однако решение суда будет ограничено в своей силе в рамках конкретного случая. Иным словами, товарный знак может быть признан общеизвестным как административным органом, так и судом. Но вывод суда об общеизвестности товарного знака будет иметь значение только в рамках конкретного спора. При возникновении правовых конфликтов с иными субъектами правообладателю вновь потребуется доказывать общеизвестность своего товарного знака^[26].

Судебной практике известны случаи, когда суды признавали «старший»^[27] товарный знак известным и на основании этого признавали недействительной регистрацию сходного «младшего» товарного знака, при том, что «старший» знак не был в перечне общеизвестных товарных знаков, а «младший» был зарегистрирован в отношении неоднородных товаров (услуг). При этом суды признавали действия по регистрации «младшего» знака недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом^[28].

В большинстве зарубежных развитых правопорядках товарный знак получает статус общеизвестного в силу самого факта приобретения им широкой известности среди потребителей. Специальной регистрации в таком случае не требуется.

В соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ нарушением прав на общеизвестный товарный знак признает использование сходного обозначения, в том числе в отношении товаров, неоднородных с теми, в отношении которых такой товарный знак признан общеизвестным, при условии, что потребители ассоциируют товары (услуги) нарушителя с правообладателем общеизвестного товарного знака. Не трудно заметить, что для признания использования сходного с известным брендом обозначения незаконным достаточно одних ассоциаций потребители. Введения в заблуждение в данном случае не требуется. Потребители могут осознавать, что товары (услуги), предлагаемые нарушителем, не имеют отношения к оригинальному производителю. Между тем при столкновении с контрафактом в их сознании все равно возникнут мысли, представления об оригинальном бренде.

Норму п. 3 ст. 1508 ГК РФ нельзя признать идеальной, поскольку в рамках нее происходит смешение традиционного нарушения исключительного права с размыванием товарного знака. В случае с общеизвестными товарными знаками может произойти и то, и другое.

Использование чужого общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров при наличии заблуждения потребителей и при отсутствии такого заблуждения представляют собой принципиально разные правонарушения, требующие выбора адекватного способа защиты.

Использование общеизвестного знака при введении потребителей в заблуждение представляет собой традиционное нарушение исключительного права. В данном случае «поражается» индивидуализирующая функция товарного знака. Страдают интересы потребителей. Правообладатель несет характерные для подобного нарушения потери. Важно понимать, что в случае с общеизвестными товарными знаками введение потребителей в заблуждение возможно и при использовании обозначений в отношении неоднородных товаров. Особенно если нарушитель намеренно формирует у потребителей представления о том, что предлагаемый ими товар выпускает, скажем, известный модный дом. Это во многом связано с тем, что многие обладатели известных брендов реализуют стратегии продуктовой диверсификации. В связи с чем потребители в целом могут ожидать выпуска под известным брендом «неожиданных товаров». Так, например, в свое время модные дома Versace, Gucci запустили линии товаров для дома.

В данном случае должны применяться традиционные способы защиты нарушенного исключительного права.

Важно заметить, что «бренд-паразиты», как правило, действуют очень обдуманно. Они не просто используют чужой бренд, но и регистрируют сходное с ним обозначение в качестве товарного знака. Подобная практика возможна по следующим причинам.

В соответствии со ст. 1483 ГК РФ при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака Роспатент устанавливает наличие: 1) сходных (тождественных) товарных знаков, ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров; 2) зарегистрированных (внесенных в перечень) общеизвестных товарных знаков. Проверка проводится формально, согласно установленным требованиям. Роспатент не может анализировать, есть ли в действиях заявителей признаки злоупотребления правом. «У административного органа нет ни полномочий, ни должной квалификации для рассмотрения вопроса о злоупотреблении исключительным правом»^[29].

«Брендовые паразиты» требуют регистрации сходных с известными знаков в отношении близких, но не однородных товаров (например, часы и предметы одежды и др.). При этом они избегают общеизвестных знаков, признанных в установленном порядке^[30]. Получается, что у Роспатента нет правовых средств, чтобы воспрепятствовать деятельности «брендовых паразитов», стремящихся получить легальную возможность использования конкретного обозначения. Правообладатель известного, «старшего», товарного знака может лишь оспаривать предоставление правовой охраны «бренд-паразиту» в судебном порядке, доказывая наличие в действиях нарушителя признаков злоупотребления правом.

Теоретически признание недействительной предоставления правовой охраны товарного знака означает ее отсутствие с момента подачи в Роспатент заявки на его регистрацию. Правообладатель «старшего» знака сначала должен добиться аннулирования регистрации «младшего» знака, а потом предъявить к бывшему правообладателю последнего иск о нарушении исключительного права и взыскании компенсации.

Использование сходного с широко известным товарным знаком обозначения в ситуации, когда у потребителей возникают лишь ассоциации с известным брендом, но отсутствует риск введения в заблуждение, должно квалифицироваться в качестве размывания товарного знака.

В российском праве полноценной доктрины размывания товарного знака (trademark dilution) до сих пор не сложилось. В связи с чем оправдано обратиться к опыту западных правопорядков.

В США зарождение теории «размывания товарных знаков» в США связывается с именем известного юриста Шехтера (Schechter). В 1927 г. он опубликовал статью, в которой пришел к выводу, что обладатель товарного знака должен иметь возможность пресекать попытки других лиц паразитировать на оригинальности, уникальности обозначения^[31]. В середине XX в. некоторые штаты начали принимать законы, направленные против ослабления товарных знаков (anti-dilution acts). Однако американские суды не спешили применять эти правила.

В 1996 г. Конгресс США принял первый федеральный закон «О противодействии ослаблению товарных знаков» (FTDA). Его целью являлась защита известных товарных знаков против снижения их различительной способности, вне зависимости от наличия или отсутствия конкуренции между правообладателем и иными лицами, использующими товарный знак. В названном законе отсутствовали четкие критерии, которым должны соответствовать товарные знаки, подпадающие «под его защиту». Лишь отмечалось, что такие обозначения должны быть известны до момента начала использования конкурирующего обозначения. Иногда суды отмечали, что закон распространяется только на обозначения, обладающие по самой своей сути существенной различительной способностью, оригинальностью^[32]. В других случаях суды признавали достаточным, чтобы знак приобрел различительную способность вследствие его активного использования^[33].

В отсутствие определения понятия «знаменитый товарный знак» закон указал на ряд факторов, которые должен учитывать правоприменитель при решении вопроса о предоставлении конкретному обозначению защиты от ослабления: 1) степень изначальной или приобретенной различительной способности; 2) продолжительность и объем использования товарного знака в отношении товаров и услуг; 3) интенсивность рекламирования марки; 4) территория использования товарного знака; 5) каналы реализации товаров, для индивидуализации которых используется товарный знак; 6) степень признания товарного знака; 7) природа и объем использования сходных с товарным знаком обозначений иным лицом.

Ослабление товарного знака определялось как уменьшение способности известного товарного знака идентифицировать и разграничивать товары или услуги, независимо от наличия или отсутствия: 1) конкуренции между обладателем прав на известный товарный знак или других сторон; 2) вероятности смешения, введения в заблуждение потребителей. На практике данный закон также стал применяться к действиям, порочащим «репутацию» известного знака (tarnisment). В частности, нарушением признавалось формирование у потребителей ассоциаций с известными товарными знаками при «продвижении» на рынке дешевых, низкопробных продуктов; наркотических средств и пр^[34].

В данном контексте представляет интерес дело, рассмотренное американскими правоприменителями^[35].

Обладатель прав на товарный знак «VICTORIA’S SECRET» обвинил владельца магазина «Товары для взрослых», использующего в своей предпринимательской деятельности обозначение «Victor’s Little Secret», в размывании его товарного знака и попытке запятнать его репутацию.

Рассматривая данный вопрос, суд прежде всего отметил, что названия «Victoria’s Secret» и «Victor’s Little Secret» практически идентичны. При этом правоприменитель подчеркнул: «Вероятно, никто из потребителей не пойдет в магазин Moseleys’ в целях приобретения известного белья Victoria’s Secret’s. Между тем, услышав название Victor’s Little Secret, потребители автоматически свяжут его с более знаменитым магазином <…> Подобная ситуация представляет собой типичный пример размывания товарного знака, усугубленного ухудшением связанной с ним репутации».

В 2006 г. в США был принят закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков – Trademark Dilution Revision Act (TDRA). Он четко разграничил два вида противоправного использования товарного знака, приводящих к ослаблению его различительной способности: 1) размывание товарного знака (dilution by blurring) вследствие формирования у потребителя ассоциации с известным товарным знаком путем использования сходного обозначения, что приводит к снижению различительной способности известного знака; 2) использование обозначения, сходного с известным знаком и порочащего его «репутацию» посредством формирования негативной ассоциации (dilution by tarnishment). Для признания факта размывания товарного знака должны быть установлены: 1) степень схожести между используемым обозначением и знаменитым товарным знаком; 2) степень изначальной или приобретенной различительной способности товарного знака; 3) степень поддержания правообладателем эксклюзивности товарного знака; 4) узнаваемость товарного знака; 4) пытается ли правообладатель создать ассоциации со знаменитым товарным знаком; 5) любая действительная ассоциация между знаменитым товарным знаком и сходным с ним обозначением.

В соответствии со ст. 14 Закона о товарных знаках ФРГ запрещается использование обозначений, сходных или тождественных общеизвестному товарному знаку, в отношении как однородных, так и неоднородных товаров, если подобное использование приводит к получению несправедливых преимуществ или причиняет вред различительной способности или репутации общеизвестных товарных знаков (ст. 14 Закона о товарных знаках).

В судебной практике различаются следующие составы нарушений прав на известный знак.

Во-первых, паразитирование на репутации, когда товарный знак «с репутацией» используется нарушителем в целях переноса репутации на продукты нарушителя. Примером является дело OLG Köln (6 U 147/08) «Deutschland sucht den Superstar»^[36]. При проведении розыгрыша продукции ответчик использовал логотип: овал с синим цветом заливки и цветовыми эффектами, в середине которого размещен слоган «Sucht Deutschland shässlichstes Jugendzimmer». Суд признал, что такой логотип вызывает ассоциации с комбинированным товарным знаком «Deutschland sucht den Superstar», используемым для обозначения известного телешоу. Хотя вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, действия ответчика являются необоснованным и несправедливым использованием «репутации» известного товарного знака. Нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную «ауру», имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком.

Во-вторых, «паразитирование» на различительной способности известного знака, когда нарушитель пытается привлечь внимание потребителей посредством броского известного обозначения.

В-третьих, причинение вреда репутации посредством использования обозначения, сходного с известным товарным знаком, для маркировки ненадлежащих товаров ненадлежащего качества. В результате со знаменитым знаком начинают связываться негативные ассоциации^[37].

В-четвертых, причинение вреда различительной способности товарного знака, когда использование обозначения, сходного с известным знаком, приводит к ослаблению его привлекательности для потребителей. Так, в деле по товарному знаку Shall.de (ZR 138/99 of 2001)^[38] ответчик зарегистрировал известный товарный знак в качестве доменного имени, вследствие чего заинтересованные потребители перенаправлялись на сайт нарушителя. Суд постановил, что подобные действия привели к размыванию товарного знака.

Способами защиты от ослабления различительной способности известного знака, паразитирования на его репутации должны являться: 1) требование о запрете использования такого обозначения; 2) возмещение убытков в размере, достаточном для компенсации затрат на восстановления рекламной ценности товарного знака.