А. С. Ворожевич
Защита брендов: стратегии, системы, методы

1.3. Понятие «гудвилл» как элемент бренд-активов

Как было отмечено выше, бренд не просто индивидуализирует товары (услуги) субъекта или в целом его бизнес, но и является символом гудвилл. Раскроем данное понятие.

В отечественной доктрине «гудвилл» нередко отождествляется с понятием «деловая репутация». Подобный подход между тем нельзя признать корректным – категория «гудвилл» является значительно более широкой по содержанию, включая в себя репутацию в качестве лишь одной из составляющих (наряду с другими элементами).

История разработки института гудвилл в иностранной правовой доктрине насчитывает не одно десятилетие. Считается, что впервые термин «гудвилл» был использован в 1571 г. лектором в Лондонской школе экономических и политических наук, но вплоть до конца XIX в. специальных исследований по теме гудвилл не проводилось^[27]. В последнее столетие ситуация между тем изменилась. Вопросы, связанные с гудвилл, актуализировались в правовой науке, прежде всего в странах англосаксонского права.

Как было отмечено Е. А. Ершовой, в странах континентального права нематериальные активы, подобные гудвилл, «также хорошо известны, однако по сравнению с гудвилл их смысловое наполнение является более узким и включает в себя прежде всего возможности юридического лица с точки зрения поиска новых контрагентов, т. е. главным образом наличие клиентелы… создаются в ходе деятельности юридического лица, представляя собой прежде всего наличие потенциала или шансов, которые могут возникнуть у юридического лица в плане заключения новых контрактов»^[28].

Данное утверждение, основанное на литературе конца прошлого века^[29], не учитывает современных правовых разработок доктрины гудвилл европейскими авторами. Например, изучая сущность рассматриваемой категории, голландский исследователь В. Сакулин заключил: «Гудвилл – нематериальный актив, который включает в себя доброе имя и (или) репутацию, равным образом как качество обслуживания клиентов или техническую эффективность»^[30]. Другой голландский правовед Т. Кохен (T. Cohen) подчеркнул, что гудвилл, охватывая связанную с товарным знаком репутацию, может распространяться также на характеристики (в том числе технические) самого продукта, производителя^[31].

В немецкой судебной практике понятие «гудвилл»^[32] употребляется, как правило, для обозначения представлений покупателей о качестве предлагаемых предпринимателями товаров (услуг) и иных положительных характеристиках бизнеса^[33]. При рассмотрении, в частности, споров об использовании одним субъектом обозначений, сходных с товарными знаками (коммерческими обозначениями) других, правоприменителями констатировалось: «Указание на истца (посредством использования сходных обозначений в качестве средств индивидуализации бизнеса. – Прим. А. В.) было сделано для того, чтобы использовать принадлежащий ему гудвилл и обмануть, таким образом, потребителей относительно качества товаров»^[34]. В отдельных решениях немецкими правоприменителями указывалось на включение в гудвилл таких элементов, как: права на товарный знак, особенности компании, осуществляемого ею бизнеса, деловых связей и репутации^[35].

В англо-американской доктрине сегодня выделяются два основных подхода к пониманию сущности гудвилл.

1) Бихевиористско-психологический подход: институт гудвилл рассматривается с позиций его влияния на потребительский выбор. Он определяется в качестве свойств бизнеса, которые формируют благожелательное отношение к нему потребителей^[36]; общественное признание и благоприятную репутацию, которыми наслаждается компания^[37]. Именно на таком понимании рассматриваемой категории основано одно из первых определений гудвилл – определение лорда Элдона в деле Cruttwell v. Lye (1810): «Гудвилл – это не что иное, как вероятность того, что старые клиенты будут обращаться к старому месту»^[38].

В соответствии с таким подходом, гудвилл предлагается понимать как «приманку места» (the lure of the place), «приманку возвратиться», «импульс покупательской активности», «правовое и экономическое признание привычек покупателей»^[39]. С ним связывается тенденция «возвращения» потребителей к продуктам, которые ими уже были приобретены (приобретались в прошлом), или к компании, с которой они сотрудничали^[40] и т. д. По метафорическому замечанию М. Спенса, гудвилл представляет собой «силу притяжения»^[41], которой обладает конкретный бизнес.

В рассматриваемом контексте была предложена зоологическая классификация гудвилл:

• «Кошачий гудвилл» (привязанность к дому) признается в случае, когда потребители остаются клиентами той же компании и после ухода из этой компании обладателя личного гудвилл (в качестве примеров обычно рассматриваются рестораны, гостиницы, магазины);

• «Собачий гудвилл» (привязанность к хозяину) – это гудвилл, создание которого влечет уход потребителей из компании вслед за обладателем личного гудвилл во вновь созданную им компанию (обладателем личного гудвилл может выступать известный изобретатель, повар, модельер и т. п.);

• «Крысиный гудвилл» (отсутствие привязанности к человеку или месту) – это гудвилл, сформировавшийся случайно, без учета каких-либо критериев (в литературе отмечается, что он не имеет ценности);

• «Кроличий гудвилл» – это гудвилл, обусловленный близостью (удобством) расположения бизнеса компании (его ценность также невелика, поскольку признается, что здесь только вероятность того, что старые клиенты будут привязаны к старому месту)^[42].

2) Содержательный подход к гудвилл: подразумевает оценку гудвилл с позиции его содержания. В рамках данного подхода в рамках второго подхода оценку получают различные составляющие гудвилл, совокупность которых позволяет компании получать различные преимущества и выгоды, а в идеале – дополнительную прибыль, которая превышает средний уровень (сверхприбыль). Например, в решении по делу CIT v. B. C. Srinivasa Setty гудвилл был определен как «все относимые к бизнесу показатели: личность собственников, природа и характер бизнеса, репутация, месторасположение, влияние на современный рынок и социально-экономический климат»^[43].

Учеными называются различные элементы гудвилл^[44]. В рамках данного учебного пособия обозначим наиболее часто упоминаемые:

• высокий профессионализм менеджеров;

• отличные отношения в трудовом коллективе;

• клиентела (прочные связи с клиентами и контрагентами);

• хорошие связи с административными органами (административный ресурс);

• удачность места расположения бизнеса;

• наличие новых технологий;

• сильный бренд;

• деловая репутация и проч.

Сам по себе гудвилл является нематериальным активом (подобно входящей в его состав репутации), вследствие чего на него не распространяется режим права собственности. При этом в зарубежной доктрине признается имущественный характер прав на гудвилл. Как было отмечено Э. Рочерса в далеком 1909 г., «в современных правовых условиях за каждым коммерсантом признаются имущественные права на связанный с его бизнесом гудвилл…»^[45] При этом, как подчеркивается английскими авторами, для защиты данного имущественного права предусмотрен специальный иск – passing off^[46].

Европейский суд по правам человека также традиционно определяет гудвилл как разновидность имущества по смыслу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции по правам человека^[47].

Ценность данного актива говорит сама за себя: в литературе указывается, что соотношение материальных и нематериальных активов может доходить до 90:10. Так, Е. А. Ершова приводит следующие примеры: «90 % суммы сделки (12,9 млрд долл.) компания Philip Morris заплатила за гудвилл компании Kraft Inc. в сделке по ее приобретению. В сделке по слиянию Time Warner Inc. 80 % из 14 млрд долл. США пришлось на долю гудвилл»^[48].

Вместе с тем более частым стало соотношение стоимости материальных и нематериальных активов как 50:50. Например, в 2008 г. немецким деловым периодическим изданием Handelsblatt было проведено исследование активов 127 немецких компаний, действующих на рынке капитала, результатом чего стал вывод о том, что у 26,8 % компаний доля гудвилл в составе активов превышает 50 %^[49]. Подтверждением данной статистики могут стать, например, приобретение компанией Astra Zeneca PLC бизнеса Medimmune Inc. за 15,7 млрд долларов, причем в балансовом отчете Astra Zeneca PLC стоимость гудвилл была определена в 8,8 биллиона долларов. Другой иллюстрацией может быть приобретение компанией Johnson & Johnson’s US бизнеса Pfizer Consumer Health care business за 16,6 млрд долларов, причем в ежегодном отчете, раскрывающем принадлежащие компании активы, приобретатель указал гудвилл, оцениваемый в 6,5 млрд долларов^[50].

Глава 2
Выбор бренда. Установление правовой охраны на него

Притом что бренд может воплощаться в различных объектах интеллектуальной собственности, наиболее целесообразным является установление в отношении него правового режима товарного знака. Роспатент не позволит иным субъектам регистрировать схожие обозначения в качестве товарных знаков – как минимум в отношении однородных товаров. В случае незаконного использования зарегистрированного товарного знака правообладатель вправе рассчитывать на выплату существенной компенсации. При этом ему не придется доказывать наличие исключительных прав на товарный знак, факт приобретения знаком известности на определенной территории. В силу же полной оборотоспособности (в отличие от фирменных наименований и коммерческих обозначений) он обладает большей рыночной ценностью.

Здесь же стоит отметить, что процесс установления правовой охраны бренда в качестве товарного знака сопряжен со значительными сложностями, которые начинаются с самого момента выбора регистрируемого обозначения. Зачастую наиболее привлекательное, по мнению заявителя, обозначение подпадает под абсолютные основания (об относительных основаниях речь пойдет в следующей главе) для отказа в регистрации товарного знака. Роспатент отказывает в предоставлении правовой охраны, либо регистрация аннулируется уже после подачи возражений иным субъектом (как правило, конкурентом правообладателя). Если заявитель успел вложить средства в маркетинговую кампанию, его потери в таком случае могут оказаться существенными.

В рамках данной главы мы рассмотрим основные моменты, которые необходимо учитывать при выборе товарного знака, а также возможные пути обхода установленных в ст. 1483 ГК РФ абсолютных запретов.

Наиболее распознаваемыми потребителями брендами являются словесные. Их можно использовать в любой рекламе (в том числе звуковой), они облегчают межпотребительскую коммуникацию относительно бренда. Потребители запоминают их наиболее быстро. Особенно если речь идет о достаточно коротких, звучных и простых в произношении словах (например, Coca-Cola, Tide, IKEA, Audi).

Кроме того, подобные обозначения могут сами по себе заключать в себе некую информацию относительно индивидуализируемых товаров (услуг). Так, увидев на двери офиса обозначение «Асклепий» и «Гиппократ», потребители с высокой степенью вероятности предположат, что в данном месте расположена медицинская клиника. Еще меньше сомнений о предлагаемых услугах у них возникнет при виде вывески «Медицинский центр Асклепий».

Здесь, однако, важно учитывать, что, в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ, товарный знак в любом случае должен привносить нечто новое в сравнении с родовыми обозначениями соответствующих товаров, их характеристиками и качествами, которые в той или иной мере могут быть атрибутированы части (например, прилагательное «вкусный» в отношении соков) или всему множеству таких товаров.

В качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы обозначения, не обладающие различительной способностью. Товарный знак не обязательно должен обладать какой-либо лингвистической или художественной оригинальностью. В качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы лишь обозначения, «способные определять продукты в качестве происходящих от конкретного производителя и, как следствие, разграничивать их с товарами иных субъектов»^[51]. Оценивается общее впечатление, которое товарный знак производит на потребителей.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

• простые геометрические фигуры, линии, числа;

• отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

• общепринятые наименования;

• реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

• сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В российской судебной практике распространены случаи отказа в регистрации (признании регистрации недействительной) обозначений, представляющих собой сочетание нескольких букв. Так, например, Суд по интеллектуальным правам поддержал вывод Роспатента о невозможности регистрации в качестве товарного знака обозначения GQ в отношении товаров 32-го класса МКТУ как не имеющего характерного графического исполнения и словесного характера. В другом деле не обладающим различительной способностью было признано обозначение LFT.

Надо отметить, что на практике достаточно распространены бренды, состоящие из различных аббревиатур (например, BMW – Bayerische Motoren Werke AG; ГУМ – Главный универсальный магазин; МТС – Мобильные телефонные системы). Подобные бренды являются достаточно лаконичными и звучными. Они быстро запоминаются потребителями. Вместо того чтобы тратить время и средства на разработку принципиально нового названия, предприниматели соединяют первые буквы слов из фирменного наименования и коммерческого обозначения – и получают оригинальный символ. Возникает вопрос: как могут компании в таком случае преодолеть возможные возражения Роспатента, связанные с тем, что соответствующие обозначения представляют собой набор букв и потому не обладают различительной способностью? Возможны различные варианты.

Прежде всего субъект может доказать, что заявленная на регистрацию аббревиатура приобрела различительную способность в отношении товаров (услуг) заявителя.

Так, например, Роспатент зарегистрировал товарный знак «ПСБ» в отношении услуг 36-го класса МКТУ (действующий и предыдущий правообладатели знака – ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Банк ВТБ»). Предоставление правовой охраны товарного знака по причине отсутствия у него попыталось оспорить ОАО «Платежный сервисный банк». Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении рассмотренного требования. Как им было отмечено: «На протяжении пяти лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака первоначальный правообладатель – ОАО «Промышленно-строительный банк» активно использовал на своем сайте по адресу: www.icbank.ru оба составляющих элемента товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 338585, а именно буквы «ПСБ» в сочетании с изобразительным элементом из ломаных линий.

<…> Материалами заявки и дополнительно представленными в суд документами подтверждается длительное и интенсивное использование правообладателем на территории Российской Федерации словесного элемента «ПСБ», и в результате такого использования входящий в состав оспариваемого товарного знака указанный словесный элемент приобрел различительную способность»^[52].

Другой вариант – заявленное на регистрацию обозначение должно содержать не только аббревиатуру, но и ее расшифровку. Так, например, ООО «ПироХимика-Центр» был зарегистрирован в отношении товаров (услуг) 01, 09 и 42-го классов МКТУ товарный знак:

Gabriel Studios Inc. был зарегистрирован товарный знак:

Данный способ позволяет зарегистрировать в качестве товарного знака также известные аббревиатуры публично-правовых образований и государственных органов. Так, например, в отношении классов 01, 19, 39 МКТУ было зарегистрировано обозначение СССР, раскрываемое как «сухие строительные смеси Рязани»:

Притом что в регистрации самого по себе обозначения «СССР» в качества товарного знака Роспатент отказывал по ряду причин:

• обозначение общепринятое и вводит потребителей в заблуждение;

• противоречие общественным интересам, с регистрацией данного товарного знака заявитель получил бы необоснованные преимущества перед своими конкурентами^[53].

Возможным решением в данном случае является подача заявки не на словесный знак, состоящий из аббревиатуры, а на комбинированный. С тем, чтобы приобрести различительную способность, обозначение в виде набора букв или цифр может быть выполнено в оригинальной графической манере, цветовом решении, дополнено изображением. Например, компания «СиДжейИэндЭмКорпорейшен» зарегистрировала в отношении 38-го класса МКТУ:

ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод» зарегистрировал комбинированное обозначение, включающее в себя аббревиатуру СЭМЗ и расшифровку «Солнечногорский электромеханический завод»:

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков также обозначения:

а) Вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В данном случае речь идет об обозначениях, которые изначально служили идентификатором товаров конкретного производителя. Между тем впоследствии данное обозначение в обороте стало постепенно приниматься и для товаров иных производителей. Из индивидуального обозначения оно трансформировалось в видовое. Подобный процесс часто имеет место в случае с названием принципиально новых продуктов. Предприниматель предлагает рынку некий товар, обладающий особыми признаками, свойствами, качествами, которые не позволяют отнести его к существующим множествам товаров. Необходимо присвоить такому товару оригинальное наименование. Изначально такое обозначение использует только производитель. Но затем по мере появления конкурентов потребители и иные участники рынка в повседневном обиходе и деловом обороте начинают относить данное наименование и к товарам иных производителей. Соответствующее обозначение теряет различительную способность.

Роспатентом были выделены следующие признаки таких обозначений:

• использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

• применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

• применение обозначения длительное время.

В качестве примеров были названы обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.

б) Являющиеся общепринятыми символами и терминами.

Данные обозначения не способны индивидуализировать товар (услуги) конкретного предпринимателя по причине того, что они выступают устойчивыми названиями конкретных понятий (относящихся к товарам или услугам), используемых в профессиональных сообществах. В соответствии с п. 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники^[54].

Так, например, Европейский суд признал недействительной регистрацию в качестве товарного знака обозначения BSS для офтальмологического препарата, так как BSS является аббревиатурой от термина «сбалансированный солевой раствор» (balanced salt solution) и является традиционным в соответствующем сообществе (офтальмологов)^[55].

В российской судебной практике недействительной была признана регистрация в качестве товарного знака обозначения «подарочная карта» в отношении 36-го класса МКТУ. Суд установил, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «подарочная карта» уже широко использовалось в качестве лексической единицы в области деятельности кредитных и торговых организаций, оказывающих услуги, связанные с обслуживанием платежных карт и осуществлением посредством этих карт банковских операций и переводов денежных средств в системе электронных расчетов. В качестве доказательств относимости обозначения «подарочная карта» к общепринятым терминам суд принял обзор «Рынок подарочных карт в России»; информацию, содержащуюся в средствах массовой информации, в частности, в газетах «Финансовая газета» от 23.11.2005, «Ведомости» от 03.03.2006 и 19.09.2006, «Российская газета» от 21.07.2006, о том, что рынок подарочных карт активно растет с 2005 г.^[56]

в) Характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Закон не допускает регистрации обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Можно привести следующие примеры описательных обозначений, в регистрации которых, вероятнее всего, будет отказано:

• понятия, указывающие на качество или количество товара: «лучший», «хороший», «вкусный», «кило», «литр», «дешевый»;

• понятия, информирующие о цели использования продукта: «похудей!» для товаров для похудения;

• понятия, указывающие на ценность: «удачная покупка», «это выгодно!»;

• понятия, указывающие на географическое происхождение товара: «испанская говядина», «швейцарский сыр» и др.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 23.04.2014^[57] признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака обозначение «Живое молоко». Он констатировал, что обозначение «Живое молоко» не является фантазийным по отношению к товару «молоко», а является широко применяемым в деловой практике обозначением, характеризующим свойства производимой молочной продукции. При этом употребление производителями названного обозначения ориентировано на потребителей, воспринимающих его как характеристику свойств определенного товара, не требующую дополнительных рассуждений.

В другом своем решении^[58] Суд по интеллектуальным правам признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака в отношении 5-го класса (диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)) МКТУ обозначение «Вечернее». Как было отмечено судом, прилагательное «вечернее» указывает на время суток. Словесный элемент заявленного обществом «Биокор» обозначения «Вечернее» будет восприниматься потребителями как характеристика соответствующих товаров, в частности, как указание на время приема указанных препаратов.

Правомерным признал СИП РФ отказ в регистрации товарного знака «фреш» в отношении товаров «яйца куриные». Данное обозначение было признано описательным, указывающим на характеристики товара (свежесть)^[59].

Ключевым критерием для разграничения описательных и фантазийных товарных знаков является вопрос, понятен ли среднему потребителю смысл элемента (воспринимает ли он его в качестве характеристики товара) без дополнительных рассуждений и домысливания. Таким образом, при наличии в том заинтересованности заявитель может придумать и зарегистрировать бренд, который не является абстрактным, а намекает на сущность и характеристики товара (услуги), но напрямую их не обозначает.

Так, например, Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Лесная ягода» для пищевых продуктов. Суд между тем признал подобное решение недействительным. Как им было при этом отмечено, заявителем не было представлено в Роспатент информации, подтверждающей наличие каких-либо перечней ягод, которые отнесены в науке либо в обиходе к категории «лесных». В материалах административного дела также отсутствуют доказательства наличия у всех лесных ягод хоть сколько-нибудь общих вкусовых и обонятельных, то есть органолептических свойств^[60].

Кроме того, заявитель может включить указание на вид товара, его свойство в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Так, например, на ИП Х. в отношении услуг 41-го, 43-го классов МКТУ был зарегистрирован следующий комбинированный товарный знак:

«Русская кухня» в данном случае представляет собой неохраняемый элемент товарного знака.

ООО «Клиника долголетия Цигун» в отношении товаров и услуг 05, 35, 42, 44-го классов МКТУ было зарегистрировано обозначение:

Элемент «Клиника» в данном случае не охраняемый.

Понятие, указывающее на вид или характеристику товара, может быть также включено в состав словосочетания, которое носит фантазийный характер, а потому пользуется правовой охраной. Например, ООО «Море чая» зарегистрировало в отношении товаров (услуг) 30, 35, 43-го классов МКТУ товарный знак, включающий словесную часть «море чая»:

Обозначения также не должны быть ложными или вводить в заблуждение потребителей.

Согласно рекомендациям Роспатента, к ложным обозначениям относятся элементы, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности. При этом отмечается, что ложность элементов является очевидной и не требует обоснования. В данном случае не требуется определения представлений потребителей о данном товаре. В то же время необходимо учитывать товары (услуги), в отношении которых регистрируется соответствующий знак. Проще говоря, обозначение является ложным применительно к конкретным товарам^[61].

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т. д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер. Для того чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим названиям, и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о виде товара, его характеристиках, сведениях об изготовителе. При проведении такого анализа обычно используются содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении, перечень товаров и информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, позволяющая установить содержание неизвестных эксперту понятий.